Advocacia Lucrativa - Marcas, Patentes e Propriedade Intelectual

Advocacia Lucrativa

Marcas, Patentes e Propriedade Intelectual

A propriedade intelectual é gênero, que tem como espécies a propriedade industrial, do direito empresarial, onde a finalidade é proteger a técnica, cujo registro é constitutivo da proteção e, os direitos autorais, do direito civil, os quais protegem a obra em si e cujo registro é declaratório.

A Lei n° 9.279, de 14.05.1996, que cuida da propriedade industrial, destaca entre os elementos dos estabelecimentos empresariais, na categoria de bens incorpóreos, os privilégios industriais e as marcas.

Tal Código de Propriedade Industrial estabelece a proteção de direitos relativos à propriedade industrial atua nos níveis de:

- concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;

- concessão de registro de desenho industrial;

- concessão de registro de marca, compreendendo marca de produto ou serviço, marca de certificação e marca coletiva;

- repressão a falsas indicações geográficas, delineando regras para a indicação de procedência ou denominação de origem; e

- repressão à concorrência desleal, tipificando os crimes: contra as patentes, contra os desenhos industriais, contra as marcas, por meio de marca, título de estabelecimento e sinal de propaganda, contra indicações geográficas e demais indicações e finalmente contra a concorrência desleal.

De acordo com a Convenção de Paris de 1883, artigo 1,2, a propriedade industrial é o conjunto de direitos que compreende as patentes de invenção, os modelo de utilidade, os desenho ou modelo industrial, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal.

Diferente da autoria ou do direito autoral, a propriedade industrial pressupõe registro prévio no órgão competente para que se constitua, de maneira que o Inventor apenas passa a ter direito de exploração industrial de sua invenção depois que registrar a patente.

O órgão responsável pelo registro de propriedade industrial é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).

A ideia não é passível de proteção pelos institutos da Lei de Propriedade Industrial, de maneira que um código de software não é passível de ser patenteado no Brasil, embora seja passível de proteção intelectual dada pela Lei Federal n° 9.609/98.

A Lei de Propriedade Industrial protege a invenção, o modelo de utilidade, o desenho industrial, a marca e a patente.

Já os direitos autorais são regulados pela Lei n. 9.610/98.

O eminente jurista Nilson Dias de Assis Neto, leciona que:

“A propriedade é algo que remonta a Roma. Apesar de um longo processo histórico de desenvolvimento do direito de propriedade ainda podemos observar sua gênese no direito romano que nos foi legado da Antiguidade. Em paralelo a isso, durante a Modernidade, esse instituto romanista foi instrumentalizado por uma classe social em ascensão que precisava proteger os meios de sua subida de status, o comércio de produtos com a Revolução Industrial.

1.1 A Propriedade na Clássica Perspectiva de Roma

A priori, antes de abordarmos a supracitada temática, faz-se mister um conciso exórdio não a propósito do que constitui o instituto da patente presente no Direito Industrial, mas, sim, a respeito de como se configurou o desenvolvimento histórico de um instituto de antanho, o direito de propriedade com gênese na clássica doutrina civilista do direito romano. Apenas depois desse pequeno intróito, trataremos da questão que se estabelece entre o supradito desenvolvimento da propriedade e o conceito de patente.

“Propriedade” é um vocábulo derivado do latim, mais exatamente, de proprietas, de proprius (particular, peculiar, próprio). Essa propriedade, na linguagem, em seu significado que é, comumente, atribuído à condição em que se encontra uma coisa, a qual pertence à determinada pessoa em caráter absoluto, próprio e exclusivo, de tal modo, é uma relação de pertinência da coisa atribuída a uma pessoa. Em conformidade com o eminente jurista Sérgio Sérvulo da Cunha, a propriedade seria “o direito fundamental a ter a coisa própria (CF 5º - XXII a XXVI), todo direito patrimonial”.

Nessa vereda, enquanto sendo considerada como instituição jurídica, a propriedade é, ou ainda “o direito à propriedade”, conceituada como o próprio direito exclusivo sobre a coisa, ou seja, o poder exclusivo e absoluto que, em caráter permanente que se tem sobre a coisa que pertence a certa pessoa, à qual se relacionam, dialeticamente, as faculdades dos poderes jurídicos de usar, fruir e dispor de uma coisa, e de reavê-la de quem a possua, injustamente. Nesse caminho, deparar-nos-emos com as disciplinas do “art. 1.228 no novel Código Civil”, o qual vai ao encontro do art. 524 do Código Civil de antanho.

De tal modo, a propriedade, “o direito à propriedade”, desnuda-se em algo que é condição não só sine qua non como também per quan para a vida econômica nos regimes jurídicos em que se impõe essa citada garantia legal em beneficio do proprietário com um significado de poder absoluto e exclusivo em conexão com uma coisa. Tal direito é ainda, em geral, permanente, conquanto ele não seja arbitrário ou infinito, porque há limitações àquele direito pelo Estado: a propriedade sofre restrições, quer sejam pelo indivíduo que opõe seu direito a outro, os quais, no empate, limitam-se; quer sejam pela sociedade com função social.

“Desse modo, o direito de propriedade, que se assegura em todo sua plenitude, para que possa seu titular dispor da coisa livremente, fruindo-a a seu bel-prazer ou a limitando quando lhe aprouver, sofre as restrições advindas do respeito a direitos alheios ou fundados no próprio interesse coletivo, em fase dos princípios jurídicos que transformam a propriedade numa função social, como destino ligado ao bem-estar do próprio povo”. Nessa seara, não podemos esquecer a senda de que a função social é recente, uma vez que a propriedade é considerada uma instituição romana, presente já no direito de Roma, e a função social nasce com o Estado também social do século XX.” (NETO, Nilson Dias de Assis. Direito de Patente: o processo histórico de desenvolvimento do direito patentário e sua dialética relação com a propriedade. O processo histórico de desenvolvimento do direito patentário e sua dialética relação com a propriedade. Disponível em: http://jus.com.br/artigos/16992. Acesso em: 10 set. 2013).

O eminente Juiz Antonio André Muniz Mascarenhas de Souza, em excelente artigo, tratou de um dos casos de maior relevância no cenário jurídico nacional de Direito da Propriedade Industrial:

“CASO VIAGRA: LEADING CASE

Falsa a suposição de que o assunto coloca-se em termos meramente acadêmicos ou sem qualquer incidência prática, infirmada por relevante caso concreto, ao qual este artigo atribui qualidade de leading case, julgado na primeira instância da Justiça Federal em São Paulo (Processo nº 2003.61.00.010308-3), sobre a nulidade da patente do medicamento amplamente conhecido como viagra.

Bayer S.A. e Bayer Aktiengesellschaft propuseram ação em face de Pfizer Limited e Laboratórios Pfizer Ltda., titulares da patente pipeline PI 1100088-0, requerendo sua nulidade. Duelo de gigantes. O fundamento principal utilizado foi o de que a patente concedida pelo INPI é derivada de patente européia, cuja nulidade foi declarada por tribunal estrangeiro.

O INPI, por força do artigo 57 da LPI, foi intimado a intervir no feito e manifestou-se, após constatar a existência de recurso em andamento perante o Escritório Europeu de Patentes – EPO interposto pela Pfizer, pela necessidade de aguardar a decisão final da Corte de Apelação do EPO, porquanto sustentou que havia relação de dependência entre as patentes quanto ao exame de mérito. Dessa forma, defendia que, anulada definitivamente a patente europeia, tornar-se-ia nula a patente brasileira; caso contrário, esta continuaria em vigor pelo prazo de vigência estabelecido.

No decorrer do processo, as partes autora e ré entraram num acordo, compondo seus interesses privados e solicitando desistência da ação.

Ao mesmo tempo, o INPI veio aos autos do processo informando que a patente fora definitivamente revogada pelo Escritório Europeu de Patentes, tornando nula, por consequência, a patente nacional, com fundamento no artigo 230, §§ 3º e 4º, da Lei nº 9.279/96. A autarquia ressaltou que a nulidade acarretaria importantes reflexos para a indústria químico-farmacêutica e livre concorrência, especialmente para os milhares de consumidores que sofrem de impotência, e que, na vigência da patente, pagam preço maior pelo medicamento.

Ao final, foi prolatada sentença, datada de 11.04.2006, em que a Juíza Federal Elizabeth Leão, da 12ª Vara Cível Federal em São Paulo, reconheceu que o INPI deve intervir como assistente litisconsorcial se a matéria envolve interesse público, podendo o ente estatal opor-se ao acordo. Transcrevo trecho elucidativo da decisão, com negritos e itálicos do original:

Contrariamente à alegação da empresa Pfizer, no sentido de ter havido um negócio jurídico, como ‘resultado de um acordo global firmado entre Bayer e Pfizer, para compor seus interesses privados’, do qual a ‘homologação de tal desistência por esse Juízo pôs fim à lide’, com o esgotamento do ofício jurisdicional, insta observar que a ação de nulidade de patente extrapola os limites privados – patrimoniais – das partes litigantes.

(...) ao pugnar o prosseguimento da ação para o julgamento do mérito, o INPI demonstra legitimamente seu poder-dever quanto a fiscalização das normas protetivas de direito industrial, dentre as quais, a carta patente ‘pipeline’ que expediu em favor da ré Pfizer.

Neste sentido, se se posiciona na ação ao lado de ‘quem estiver a lei e a razão’ pode, na forma da lei, formular pedido, inclusive para o reconhecimento da nulidade da patente, pois a ‘concordância expressa do INPI com a pretensão autoral o coloca como Assistente Litisconsorcial da Parte Autora, com atuação obrigatória quando a Ação visa à decretação de nulidade de registro marcário’ (TRF 2ª Região. REO 231369. Proc. n.º 200002010197730. Segunda Turma.DJU: 04/04/2005, p. 122/123. Rel. Juiz FRANCA NETO)

E não-somente, pois, como pacífico em nossa jurisprudência pátria, o INPI possui capacidade ‘ad causam’ autônoma, em razão, justamente, do direito tutelado pela Lei da Propriedade Industrial. Neste sentido:

‘PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATORIA DE PATENTE. POSIÇÃO PROCESSUAL DO INPI.

- Nas ações de nulidade de patente de modelo industrial, embora o polo passivo da relação processual caiba a empresa titular da patente, o INPI nelas deve figurar como parte autônoma, podendo inclusive discordar do ajuste das partes para por termo ao processo, e requerer o prosseguimento da ação.

- A posição do INPI, no caso, não é de mero assistente de qualquer das partes.’ (TRF 2ª Região. AG – Proc. n.º: 890203047. Primeira Turma. DJ:18/04/1991. Rel.: Juiz CLELIO ERTHAL)

 Ao final, conheceu da manifestação do INPI e julgou procedente o pedido, para declarar a nulidade da patente PI 1100088-0, com efeitos retroativos à data do depósito.

Segundo se verifica do sistema informatizado processual da Justiça Federal, houve apelação pela parte autora, que posteriormente desistiu do recurso, havendo trânsito em julgado em 19/02/2009.

Portanto, percebe-se que a questão tem implicações que ultrapassam a esfera unicamente processual, repercutindo no sistema de propriedade industrial, que tem como característica projetar efeitos protetivos e de exclusividade erga omnes, de maneira a ressaltar sua importância e despertar interesse na sua adequada solução.” (SOUZA, Antonio André Muniz Mascarenhas de. Da imprescindibilidade de anuência do INPI para homologação de acordo formulado entre autor e réu nas ações de nulidade de marcas, patentes e desenhos industriais. Disponível em: http://jus.com.br/artigos/23698. Acesso em: 11 set. 2013).

Vejamos o seguinte julgado:

“RECURSO ESPECIAL Nº 1.131.808 - RJ (2009/0060475-1) - RELATOR: MINISTRO VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS) - RECORRENTE: NOVARTIS AG - ADVOGADOS: MARCOS VELASCO FIGUEIREDO - EDUARDO DA GAMA CÂMARA JÚNIOR E OUTRO (S) - RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI - PROCURADOR: ANTÔNIO CAVALIERE GOMES E OUTRO (S) - RECORRIDO: ABIFINA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE QUÍMICA FINA - BIOTECNOLOGIA E SUAS ESPECIALIDADES E OUTRO (S) - “AMICUS CURIAE” - ADVOGADO: PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA E OUTRO (S).

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto por NOVARTIS AG, com fundamento nas alíneas a e c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que negou provimento a recurso de apelação.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

Nas razões do especial, a recorrente sustenta, além de dissídio pretoriano, violação do art. 230, § 4º, da Lei 9.279/96. Alega, em síntese, que o prazo de validade da patente pipeline deve corresponder, exatamente, ao remanescente de proteção no país estrangeiro onde foi concedida, para que, assim, caiam concomitantemente em domínio público.

Após a apresentação de contrarrazões, o recurso foi admitido na origem. Parecer do Ministério Público Federal pelo parcial provimento do recurso (fls. 783/790). É o breve relatório.

DECIDO.

A pretensão recursal não merece amparo.

Com efeito, este Tribunal Superior pacificou o entendimento de que o prazo de proteção da patente pipeline - o qual incidirá a partir da data do depósito do pedido de revalidação no Brasil - deve ser o remanescente que a patente originária tem no exterior, contado, a seu turno, a partir da data do primeiro depósito realizado, ainda que abandonado, visto que a partir de tal fato já surgiu proteção ao invento. A respeito:

ADMINISTRATIVO E COMERCIAL. MS. RECURSO ESPECIAL. PATENTE CONCEDIDA NO ESTRANGEIRO. PATENTES PIPELINE. PROTEÇÃO NO BRASIL PELO PRAZO DE VALIDADE REMANESCENTE, LIMITADO PELO PRAZO DE VINTE ANOS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA. TERMO INICIAL. DATA DO PRIMEIRO DEPÓSITO. ART. 230, § 4º, C/C O ART. 40 DA LEI N. 9.279/96. 1. A Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 230, § 4º, c/c o art. 40, estabelece que a proteção oferecida às patentes estrangeiras, chamadas patentes pipeline, vigora “pelo prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido”, até o prazo máximo de proteção concedido no Brasil – 20 anos - a contar da data do primeiro depósito no exterior, ainda que posteriormente abandonado. 2. Recurso especial provido. (REsp 731.101/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Seção, DJe 19.05.2010)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PATENTE PIPELINE. PRAZO DE VALIDADE. CONTAGEM. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DEPÓSITO NO EXTERIOR. OCORRÊNCIA DE DESISTÊNCIA DO PEDIDO. IRRELEVÂNCIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA E SISTEMÁTICA DE NORMAS. TRATADOS INTERNACIONAIS (TRIPS E CUP). PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DAS PATENTES. APLICAÇÃO DA LEI. OBSERVÂNCIA DA FINALIDADE SOCIAL. 1. O regime de patente pipeline, ou de importação, ou equivalente é uma criação excepcional, de caráter temporário, que permite a revalidação, em território nacional, observadas certas condições, de patente concedida ou depositada em outro país. 2. Para a concessão da patente pipeline, o princípio da novidade é mitigado, bem como não são examinados os requisitos usuais de patenteabilidade. Destarte, é um sistema de exceção, não previsto em tratados internacionais, que deve ser interpretado restritivamente, seja por contrapor ao sistema comum de patentes, seja por restringir a concorrência e a livre iniciativa. 3. Quando se tratar da vigência da patente pipeline, o termo inicial de contagem do prazo remanescente à correspondente estrangeira, a incidir a partir da data do pedido de revalidação no Brasil, é o dia em que foi realizado o depósito no sistema de concessão original, ou seja, o primeiro depósito no exterior, ainda que abandonado, visto que a partir de tal fato já surgiu proteção ao invento (v.g.: prioridade unionista). Interpretação sistemática dos arts. 40 e 230,§ 4º, da Lei 9.279/96, 33 do TRIPS e 4º bis da CUP. 4. Nem sempre a data da entrada em domínio público da patente pipeline no Brasil vai ser a mesma da correspondente no exterior. Incidência do princípio da independência das patentes, que se aplica, de modo absoluto, tanto do ponto de vista das causas de nulidade e de caducidade patentárias como do ponto de vista da duração normal. 5. Consoante o art. 5º, XXIX, da CF, os direitos de propriedade industrial devem ter como norte, além do desenvolvimento tecnológico e econômico do país, o interesse social. Outrossim, na aplicação da lei, o juiz deverá atender aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum (art. 5º da LICC). 6. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1.145.637/RJ, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), DJe 08.02.2010)

RECURSO ESPECIAL. PATENTES PIPELINE. TERMO INICIAL DO PRAZO CUJO PERÍODO REMANESCENTE CONSTITUI, DO DEPÓSITO NO BRASIL, O PRAZO DE VIGÊNCIA DA PATENTE PIPELINE. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA E SEGUNDA SEÇÃO. 1. O sistema pipeline de patentes, disciplinado no art. 230 da Lei 9.279/96, desde que cumpridos requisitos e condições próprias, reconhece o direito a exploração com exclusividade ao inventor cujo invento – embora não patenteável quando da vigência da Lei 5.772/71 – seja objeto de patente estrangeira. 2. A perfeita concreção do princípio da isonomia, que não se esgota na igualdade perante a lei (art. 5º, caput, da CF), pressupõe a garantia de tratamento igualitário quanto à interpretação judicial de atos normativos (‘treat like cases alike’). Doutrina. 3. Em que pese abandonado, o primeiro depósito da patente realizado no exterior, ao menos quando consista na prioridade invocada para a realização do depósito definitivo (art. 4º da CUP), fixa o termo inicial do prazo cujo período remanescente constitui, a partir do depósito no Brasil, o prazo da patente pipeline (art. 230, § 4º, da Lei 9.279/96). 4. Observância dos precedentes específicos acerca do tema nos Recursos Especiais 1.145.637/RJ, Rel. Ministro Vasco Della Giustina, Terceira Turma, e 731.101/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1.092.139/RJ, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 04.11.2010)

Por fim, no que tange ao dissídio pretoriano, incide, no ponto, a Súmula833 deste Superior Tribunal, verbis: “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a decisão do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (cf. AgRg no Ag 135.461/RS, Rel. Min. ANTONIO DE PÁDUA RIBEIRO, DJ 18.08.97).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial.

Intimem-se.

Brasília (DF), 26 de novembro de 2010.

MINISTRO VASCO DELLA GIUSTINA. (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Relator. (Processo: REsp 1131808 - Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS) Publicação: DJ 09/12/2010).”

Proteção sui generis

A proteção sui generis refere-se à topografia de circuito integrado e as variedades de plantas cultivares, incluindo os conhecimentos tradicionais e o acesso ao patrimônio genético, onde cada tipo de proteção é regulamentada por legislação própria.

A proteção dependerá do registro no órgão competente, com validade variada.

Topografia de Circuitos Integrados

Na topografia de circuito Integrado, são envolvidos um conjunto organizado de interconexões, transistores e resistências, dispostos em camadas de configuração tridimensional sobre uma peça de material semicondutor, conhecidos como chips.

Cultivar

Trata-se de uma variedade de planta, não encontrada na natureza, que possui características específicas resultantes de pesquisas em agronomia e biociências (genética, biotecnologia, botânica e ecologia)

Conhecimento Tradicional

O conhecimento tradicional envolve saberes empíricos, práticas, crenças e costumes passados de pais para filhos das comunidades indígenas ou de comunidade local, como os ribeirinhos, sobreo uso de vegetais, microrganismos ou animais, cujas amostras contém informações de origem genética.

Esta a razão do seu acesso ser controlado no território nacional, evitando usos indevidos em pesquisas e desenvolvimentos de novos produtos ou bioprospecção visando a aplicação industrial e aproveitavelmente comercial.

Licença e Cessão

Em sede de Propriedade Intelectual, define-se licença como contrato que autorize o uso, ou uso e gozo de direitos de propriedade intelectual onerosa ou gratuita, exclusiva ou limitada, tomando o caráter de uma locação no caso de ser onerosa, ou de comodato se gratuita; a retribuição se dá por pagamento de royalties, por porcentagem no ganho econômico da propriedade intelectual.

Entende-se a cessão, como a disposição dos direitos da propriedade intelectual.

Por meio de contrato, o titular dos direitos da propriedade intelectual transfere a outrem a sua propriedade.

Assinado o contrato, o titular agora é o cessionário, ou seja, o novo adquirente do bem.

A Lei de Inovação, nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, prevê apenas a transferência e licenciamento da criação, deixando de contemplar a possibilidade de cessão patrimonial, salvo a cessão para o próprio criador.

Nos casos e condições definidos em normas da ICT e nos termos da legislação pertinente, a ICT poderá ceder seus direitos sobre a criação, mediante manifestação expressa e motivada e a título não oneroso, ao criador, para que os exerça em seu próprio nome e sob sua inteira responsabilidade, ou a terceiro, mediante remuneração, sendo que a manifestação prevista no caput do artigo 11, da lei n. 10.973/2004, deverá ser proferida pelo órgão ou autoridade máxima da instituição, ouvido o núcleo de inovação tecnológica, no prazo fixado em regulamento.

Este é um dos capítulos do livro MARCAS, PATENTES E DIREITOS AUTORAIS, de 1300 páginas.

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